Опубліковано в експертно-правовій системі “Експертус: Головбух”
Питання: наше підприємство планує закуповувати автозапчастини з Туреччини і продавати їх в Україні під своєю торговельною маркою (ТМ нашого підприємства зареєстрована в Україні), продавці з Турреччини згодні і не заперечують проти цього. На ці поставки плануємо укласти договір поставки з окремо прописаними умовами щодо дозволу на продаж запчастин під нашою торговельною маркою.
Виникає питання, як бути з роялті. Фактично, ми ж беремо товар під іншою торговельною маркою і взагалі які податкові ризики від даної операції?
Додатково: від варіанту виготовлення запчастин на замовлення під нашою торговельною маркою в Туреччині відмовляються.
Відповідь:
В розумінні ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) ТМ – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
Використанням ТМ визнається:
нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет тощо.
Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану ТМ не поширюється на, зокрема використання торговельної марки для товару, введеного під цією торговельною маркою в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв’язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот (ст. 16 Закону).
Це так званий «принцип вичерпання права». І суть його в тому, якщо виробник вводить автозапчастини в цивільний оборот (наприклад, укладає договір поставки), то він зазвичай не може заборонити іншому суб’єкту господарювання його наступний перепродаж під цією ж торговельною маркою. Відповідно він не може розраховувати і на роялті. А у Вас ще краща ситуація. Про використання турецької ТМ тут не йдеться, не виникає зобов’язань зі сплати роялті, як і податкових ризиків.
При цьому, законодавство не зобов’язує наносити ТМ на товар, який був виготовлений безпосередньо власником ТМ. А тому на відповідні автозапчастини можна наносити українську ТМ. А далі поширюйте собі спокійно продукцію, марковану власною ТМ.
Важливо лиш те, щоб в договорі було чітко відображено Ваше право на товар постачальника наносити свою ТМ, та те, що Ви жодним чином не використовуєте ТМ постачальника.
Наталія Брожко, адвокат Адвокатської фірми «Єфімов та партнери»
02.10.2021