Опубліковано в експертно-правовій системі “Експертус: Головбух”
Питання: Підприємство має дистриб’юторів в інших країнах, які займаються реалізацією виключно продукції підприємства. В назві цих компаній фігурує назва торговельної марки, право власності на яку зареєстровано на підприємство. Це зовсім не пов’язані компанії. Чи потрібно надавати окремо цим компаніям право на використання цієї торговельної марки? На платній чи безоплатній основі?
Основне питання: чи може підприємство взагалі не надавати право власності на користування торговельною маркою іншим компаніям? Чи не буде це розцінюватися податковою як недоотримані доходи? Чи можна робити це на безоплатній основі? Чи варто прописати в договорах з покупцями, що вартість використання торговельної марки включена до вартості товару? Чи є в такому випадку ризики для пропорційного розподілення ПДВ (оскільки ці послуги можна оцінити як роялті)?
Відповідь:
Законом України «Про охорону прав на торговельні марки» від 15.12.1993 № 3689-XII (далі- Закон) передбачено, що
- торговельна марка (далі – ТМ) – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (ст. 1 Закону);
- використанням ТМ є:
- нанесення її на будь-який товар, для якого ТМ зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням ТМ з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
- застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої ТМ зареєстровано;
- застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
При цьому, ТМ буде визнаватись використаною, якщо її застосовати у формі зареєстрованої ТМ, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої ТМ лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності ТМ (ч.4 ст. 16 Закону);
- власник має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:
- позначення, тотожне із зареєстрованою ТМ, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
- позначення, тотожне із зареєстрованою ТМ, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і ТМ можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з ТМ;
- позначення, схоже із зареєстрованою ТМ, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;
- позначення, схоже із зареєстрованою ТМ, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з ТМ.
Назва компанії може мати відношення до комерційного найменування, яке також є об’єктом інтелектуальної власності. Законодавчого визначення цього поняття немає. Однак якось Вищий господарський суд у своєму оглядовому листі від 28.02.2017 № 01-06/521 «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності» зауважив, що фірмовим (комерційним) найменуванням є назва, якою юридична особа або громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, позначають себе на ринку і яка використовується для їх ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах.
Виходячи із мети діяльності компаній, можна простежувати можливість порушення прав власника ТМ через використання комерційного найменування, наприклад, в тій же документації. Однак забороняти чи не забороняти таке використання – вирішувати власнику ТМ. Інше може визначатися законодавством тих країн, резидентами яких є дистриб’ютори.
Є й сенс звернутись до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Так, згідно зі ст. 4 цього закону неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання.
За таке порушення передбачається штраф у розмірі до 5% доходу (виручки) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф, або до 170 тис. грн, якщо доходу (виручки) немає або суб’єкт господарювання не надав такі відомості. Ще один наслідок – зобов’язання припинити порушення та можливість в подальшому в судовому порядку відшкодування завданої шкоди.
Як бачимо, теоретично можливе змішування діяльності підприємства та дистриб’юторів. І хоч Антимонопольний комітет України і притягує до відповідальності зазвичай після звернення власників ТМ, це не заважає йому одного разу розпочати розгляд справи проти дистриб’юторів і з власної ініціативи. На це здатні й іноземні антимонопольні органи. Тому в такому випадку рекомендуємо отримати дистриб’юторам письмову згоду на використання позначення, схожого до ступеня змішування з ТМ, в комерційному найменуванні. Навіть, безкоштовну.
А от якщо говорити про використання ТМ поза межами комерційного найменування, то тут слід врахувати, що підприємство як власник ТМ не може заборонити (навіть, якщо і матиме бажання) використання ТМ для товару, введеного ним чи за його згодою під ТМ в цивільний оборот, за умови, що власник не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв’язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот (ст. 16 Закону).
Що ж до передачі права на платній/безоплатній основі, то українські податківці «зловживають» донарахуванням податкових зобов’язань із податку на прибуток за операціями з безоплатного користування платником податків ТМ, оскільки вважають його додатковим доходом. Часто визначають це зобов’язання на рівні 4% від доходу. І суди нерідко займають бік контролюючого органу.
Платниками податку на прибуток відповідно до ст. 133 Податкового кодексу України є, зокрема суб’єкти господарювання-резиденти, серед нерезидентів – юридичні особи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України; які здійснюють господарську діяльність на території України через постійне представництво та/або отримують доходи із джерелом походження з України, та інші нерезиденти, на яких покладено обов’язок сплачувати податок у порядку, встановленому цим розділом.
Тобто якщо дистриб’ютори не мають ознак платника податку на прибуток, то й не слід хвилюватися про «додаткові доходи» з безоплатного використання ТМ. Однак законодавство країн, резидентами яких вони є, може мати свій погляд на таке використання ТМ і на існування додаткового доходу. Його і слід враховувати.
А от щодо «долі» підприємства, то останнє не має постраждати від того, чи надавало воно право платно чи безоплатно використовувати ТМ іншим компаніям, чи ні. Принаймні, нам поки невідомі випадки «фантазії» податківців в напрямку недоотриманих доходів. Адже власник ТМ сам вирішує, як розпоряджатись своїми правами.
Що ж до ідеї прописати в договорах з покупцями, що вартість використання ТМ включена до вартості товару, то слід відмітити, що це не заборонено. Адже, статтею 628 Цивільного кодексу України закріплено, що сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). Тобто договір, який містить елементи, наприклад, договору поставки та ліцензійного договору, цілком має право на існування.
Аналізуючи питання ПДВ слід врахувати, що згідно з пп. 14.1.255 п. 14. 1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) роялті – будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інші аудіовізуальні твори, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).
Не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з виплат роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом (пп. 196.1.6 п. 196.1 ст. 196 ПКУ). При цьому податківці в ІПК від 20.05.2019 № 2241/6/99-99-15-03-02-15/ІПК наголосили, що не будуть об’єктом оподаткування ПДВ операції тоді, коли мова йде про надання права на використання ТМ без можливості відчуження такого права.
Зрозуміло, що наявні ризики для пропорційного розподілення ПДВ, якщо вартість роялті буде включено до вартості товару. Напевно, Ви здогадуєтесь, що думка податківців наврядчи буде на Вашу користь. А тому безпечніше для обох сторін (якщо законодавством країн дистриб’юторів не передбачені інші ніж встановлені цим матеріалом наслідки) укласти, наприклад, окремо договір поставки (купівлі-продажу) та ліцензійний договір або поєднати в одному договорі елементи цих договорів. При цьому передбачити хоча б символічну плату за використання ТМ у вигляді паушального платежу (одноразовий платіж, який становить фіксовану суму і не залежить від обсягів виробництва (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг) з використанням об’єкта права інтелектуальної власності) або роялті (ліцензійний платіж у вигляді сум, які сплачуються періодично, залежно від обсягів виробництва або реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з використанням об’єкта права інтелектуальної власності), або комбінований платіж (ліцензійний платіж, що включає роялті та паушальний платіж).
Наталія Брожко, Партнер, адвокат Адвокатської фірми «Єфімов та партнери»
10.11.2020