Опубліковано в експертно-правовій системі “Експертус: Головбух”
Питання: фізична особа має у власності торговельну марку. Ця фізична є й ФОПом. Чи може ця фізична особа передати право користування торговельною маркою своїй дружині, яка теж є ФОПом? А дружина потім передати цю торговельну марку в використання ТОВ на загальній системі?
Якщо так, то як це зробити?
Відповідь:
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) торговельна марка – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
А особою, в розумінні цього Закону, є фізична або юридична особа.
Стаття 16 Закону надає власнику свідоцтва низку прав. Серед них: можливість передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору; дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору.
Отже, власник торговельної марки (ТМ) має право будь-якій особі (фізичній або юридичній) дати дозвіл на використання ТМ. Незалежно від того, повʼязані вони родинними звʼязками чи ні. Щоправда стороною такого договору не може бути ФОП. Тому сторонами ліцензійного договору виступатимуть просто фізичні особі, не ФОПи.
Ліцензійний договір повинен містити, зокрема, інформацію про способи використання торговельної марки, територію та строк, на які дозволено її використання, та умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.
Більш детально положення про ліцензійні договори визначені Цивільним кодексом України (далі – ЦК України).
Згідно зі ст. 1108 ЦК України особа, яка має виключне право дозволяти використання обʼєкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) дозвіл на використання цього обʼєкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання обʼєкта права інтелектуальної власності).
Ліцензія на використання обʼєкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону.
Вона може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.
Зверніть увагу, що виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром обʼєкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього обʼєкта у зазначеній сфері.
Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання обʼєкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього обʼєкта у зазначеній сфері.
Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром обʼєкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього обʼєкта у зазначеній сфері.
Тому Вам потрібно буде обрати оптимальний для Вас варіант.
За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання обʼєкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію).
Отже, чоловік та дружина як фізичні особи можуть укласти між собою ліцензійний договір, який міститиме умову про те, що дружина (ліцензіат) має право видавати субліцензію іншій юридичній чи фізичній особі, зокрема, й ТОВ.
Відповідно до ст. 1109 ЦК України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання обʼєкта права інтелектуальної власності визначеним способом (способами) протягом певного строку на певній території, а ліцензіат зобовʼязується вносити плату за використання обʼєкта, якщо інше не встановлено договором.
У випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання обʼєкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.
Врахуйте ці та інші положення перелічених у цій відповіді статей, працюючи над розробкою ліцензійних/субліцензійних договорів. Бо, в першу чергу, може «дістатись» ТОВ, якщо ці договори міститимуть суперечливі умови або безоплатний характер. Податківці можуть як оскаржити ці договори, так і «зняти» з витрат ТОВ плату за субліцензійним договором, донарахувати самостійно розмір такої плати в дохід ТОВ, якщо субліцензійний договір матиме безоплатний характер.
І щодо деяких нюансів оподаткування слід мати на увазі, що використання для наведених вище договорів статусу ФОП, особливо ФОП на спрощеній системі оподаткування, будь-яких переваг, окрім ризиків не додає.
Згідно з п.292.1. ст.291 Податкового кодексу України доходом платника єдиного податку для фізичної особи – підприємця – є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї ж статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті.
Згідно з пп.14.1.225. ст.14 ПК України роялті – це будь-який платіж, в тому числі платіж, що сплачується користувачем об’єктів авторського права і (або) суміжних прав на користь організацій колективного управління, відповідно до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інші аудіовізуальні твори, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).
Отже, отримані суми роялті оподатковуватимуться ПДФО і ВЗ за загальними правилами, а не єдиним податком.
Наталія Брожко, Керівна Партнерка, адвокатеса Адвокатської фірми «Єфімов та партнери»